Dari pertanyaan yang Anda sampaikan, perlu kita garis bawahi bahwa ada 2 (dua) subyek hukum yang berbeda di sini, yaitu PT A dan PT B.
PT A telah memiliki sertifikat merek untuk “www.andrea.net”. Kemudian, PT B mengajukan permohonan pendaftaran merek “andrea FM” dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”). Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya persamaan pada pokoknya yaitu adanya kata “andrea” pada kedua merek tersebut. Ditjen HKI hanya akan memberikan 1 (satu) sertifikat tanda bukti hak atas merek kepada hanya 1 (satu) subyek hukum saja.
Karena PT A dan PT B merupakan dua subyek hukum yang berbeda. Meski PT B sahamnya dimiliki oleh PT A, tapi keduanya tetap merupakan dua subyek hukum yang berbeda. Dengan demikian, permohonan pendaftaran merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya pasti ditolak oleh Ditjen HKI cq. Direktorat Merek (lihat Pasal 6 jo Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek – “UU Merek”).
Jadi, meskipun ada pernyataan tidak keberatan dari PT A dan PT B mengajukan banding ke Komisi Banding Merek, permohonan akan tetap ditolak karena ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar.
Solusi yang mungkin dapat ditempuh yaitu PT A yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut (andrea FM) kepada Ditjen HKI. Setelah merek tersebut terdaftar di Ditjen HKI, kemudian PT A memberikan lisensi kepada PT B. Dengan perjanjian lisensi itulah maka PT B dapat menggunakan merek terdaftar milik PT A (lihat Pasal 43 UU Merek).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.