Senin, 04 September 2017
Dibaca: 3867
Pertanyaan :
Apakah Merek Terdaftar Berarti Terkenal?
1. Apakah merek terdaftar berarti terkenal? 2. Dengan demikian, apabila ada 2 merek terdaftar dan sama-sama bersertifikat, hanya mutlak akan melihat mana yang terdaftar terlebih dahulu? 3. Apabila ada hakim dalam memutus perkaranya menggunakan dasar merek terkenal apakah dapat dibenarkan? Padahal tidak ada aturan yang jelas mengatur definisi merek terkenal itu seperti apa dan syarat-syarat untuk dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.
Jawaban :

Intisari:

 

 

Secara prinsip, pendaftaran merek adalah untuk melindungi produk dan usaha seseorang, sedangkan merek digunakan untuk promosi produk. Tidak semua merek terdaftar itu berarti terkenal. Akan tetapi tindakan mendaftarkan merek sebelum menjadi terkenal adalah suatu tindakan yang menguntungkan dari sisi perlindungan hak merek.

 

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan. Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan pelindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar. Hakim dapat memutus suatu perkara dengan menggunakan dasar merek terkenal.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan  Anda.

 

Merek sebagai Sebuah Tanda

Secara prinsip pendaftaran merek adalah untuk melindungi produk dan usaha seseorang, sedangkan merek digunakan untuk promosi produk. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”), definisi merek disebutkan sebagai berikut.

 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

 

Dari definisi yang dinyatakan dalam UU MIG di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya merek adalah sebuah tanda. Akan tetapi, sebuah tanda tidak akan demikian saja diterima sebagai merek jika tidak memiliki daya pembeda. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.[1] Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

 

Fungsi Pemakaian Merek

Menurut Suyud Margono, suatu tanda yang sudah memiliki daya pembedapun tidak serta merta dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu sebabnya Kantor Merek mensyaratkan penyebutan jenis barang yang pada saat seseorang ingin mendaftarkan hak mereknya. Secara garis besar, pemakaian merek berfungsi sebagai berikut:

1.  Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;

2.    Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan  menyebut mereknya;

3.    Sebagai jaminan atas mutu barangnya;

4.    Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

 

Pentingnya Pendaftaran Merek

Dalam kenyataan sehari-hari, terutama di negara kita, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek yang dimiliki. Bahkan banyak di antaranya yang berpikir usahanya masih terlalu kecil untuk mendaftarkan mereknya. Padahal pikiran seperti itu keliru. Setiap orang yang berusaha selalu ingin usaha dan bisnisnya sukses.

 

Dalam proses menuju kesuksesan, banyak tenaga dan modal yang dikeluarkan untuk membuat usahanya dikenal orang. Seharusnya, pada saat sukses menghampiri, seorang pengusaha tak perlu khawatir lagi akan adanya pemalsuan merek yang dilakukan oleh pihak lain jika ia sudah mendaftarkan mereknya sejak di awal berdirinya usaha. Apabila ada pihak lain yang ingin memakai merek tersebut, pemilik merek dapat melisensikan mereknya dan menghasilkan royalti. Jika ada yang melanggar hak mereknya, pemilik merek dapat menggugat pihak yang melanggar tersebut.

 

Begitulah idealnya. Ini sebagai gambaran untuk menjawab pertanyaan Anda yang menanyakan  apakah merek terdaftar berarti terkenal. Dari gambaran ini kami berharap Anda bisa melihat bahwa tidak semua merek terdaftar itu berarti terkenal. Akan tetapi tindakan mendaftarkan merek sebelum menjadi terkenal adalah suatu tindakan yang menguntungkan dari sisi perlindungan hak merek.

 

Pendaftaran Dua Merek yang Sama

Pertanyaan kedua Anda tidak begitu jelas, tapi kami asumsikan bahwa Anda bertanya mengenai pendaftaran dua merek yang sama. Indonesia menganut asas ‘first to file’ pada pendaftaran merek di mana siapapun yang mendaftar terlebih dahulu, jika permohonan pendaftarannya dikabulkan, maka ia mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

 

Perkara Merek Terkenal

Terkait dengan pertanyaan mengenai merek terkenal, tentu saja hakim dapat memutus suatu perkara terkait merek terkenal. Pasal 83 UU MIG mengatur mengenai gugatan atas Pelanggaran Merek sebagai berikut. 

 

(1)  Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

a.    gugatan ganti dan/atau

b.    penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2)  Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3)  Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

 

Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan pelindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.[2]

 

Merek terkenal dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris Convention”) dan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS Agreement”).

 

Paris Convention dan TRIPS Agreement mensyaratkan negara-negara anggota untuk melindungi merek terkenal bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di negara itu. Perlindungan untuk merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.

 

Berdasarkan TRIPS Agreement, perlindungan bahkan dapat diberikan untuk barang atau jasa yang berbeda jika terhubung dengan pemilik merek terdaftar yang terkenal atau jika kemungkinan pemilik merek terkenal akan mendapat kerugian yang disebabkan oleh kebingungan pasar.

 

Akan tetapi, penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap negara. Jadi, jika merek tidak dipergunakan dalam wilayah hukum tertentu tetapi pemiliknya dapat membuktikan bahwa merek itu terkenal atau dikenal di tempat lain di dunia, maka pemilik merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu.

 

World Intellectual Property Organizations (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu:

1.    tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat;

2.    durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek;

3.    durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek;

4.    durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek;

5.    nilai merek;

6.    catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

 

Untuk penjelasan lebih detail mengenai merek terkenal dapat dibaca pada jawaban klinik kami sebelumnya di Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2.       Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

3.       The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

 



[1] Penjelasan Pasal 20 huruf e UU MIG

[2] Pasal 83 ayat (2) UU MIG

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute