Kamis, 07 June 2018
Pertanyaan :
Pendaftaran Merek yang Sama dengan Merek Terkenal untuk Kelas Barang yang Berbeda
Bagaimana hukumnya kalau saya ingin mendaftarkan merek dengan nama yang sama namun berbeda industri? Saya mencoba membuat sebuah desain merek yang sesuai dengan produk saya, namun saat hendak beli domain, ternyata nama merek tersebut sudah dimiliki oleh perusahaan lain meski beda industri dan beda filosofi merek. Contohnya: seperti yang kita ketahui bahwa merek Adidas (misalnya baju) bergerak di bidang garmen, kemudian saya membuat merek Adidas namun bergerak di bidang telekomunikasi. Adapun logo, tulisan, maupun filosofi merek berbeda dengan Adidas yang awal. Bagaimana hukumnya? Terima kasih.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa permohonan akan ditolak jika Merek yang akan Anda daftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu meliputi:
  1. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
  2. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
 
Melihat contoh kasus yang ada berkaitan dengan sengketa terhadap Merek terkenal, perbedaan pandangan antara hakim kerap terjadi terlihat dari beberapa putusan yang berbeda terhadap kasus yang hampir mirip. Namun yang perlu diperhatikan, apabila sebuah merek telah terdaftar di Indonesia, tetapi disinyalir memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Permohonan Pendaftaran Merek yang Ditolak
Perlu dipahami bahwa terdapat pengaturan tentang Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”) yang tercantum dalam Pasal 20 dan 21. Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mendasarkannya pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”),  sebagai berikut:
 
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu[1] oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  4. Indikasi Geografis terdaftar.
 
Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.[2]
 
Apabila Anda menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Anda dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016 yaitu untuk sama pada keseluruhannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar, sementara untuk persamaan pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Selengkapnya simak artikel Jika Ada Kemiripan Merek dan Kesamaan Komposisi Pada Produk Makanan.
 
Kriteria Penentuan Barang dan/atau Jasa yang Sejenis
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:
  1. Sifat dari barang dan/atau jasa;
  2. Tujuan dan metode penggunaan barang;
  3. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
  4. Kompetisi barang dan/atau jasa;
  5. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
  6. Konsumen yang relevan; atau
  7. Asal produksi barang dan/atau jasa.
 
Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (Nice Agreement) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang berlaku untuk sekarang ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11. Diakses dari laman WIPO - Nice Classification, terdapat 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.
 
Apabila Anda mengajukan pendaftaran Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang/jasa yang tidak sejenis, undang-undang tidak melarangnya, kecuali terhadap Merek terkenal.
 
Penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu meliputi:[3]
  1. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan
  2. Merek terkenal yang sudah terdaftar.
 
Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU 20/2016.[4]
 
Contoh Kasus
Kasus ini terjadi antara Richemont International S.A. yang merupakah perusahaan dari Swiss sebagai penggugat atau pemohon kasasi melawan Hartafadja Mulia sebagai tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai turut tergugat. Putusan pada tingkat kasasi ini membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 18/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst.
 
Dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan bahwa Merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat sebagai Merek dagang terkenal Internasional dan di Indonesia, menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan Merek “PIAGET” di Indonesia. Untuk itu, Merek “PIAGETPOLO dan “PIAGET POLO” atas nama tergugat dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis. Majelis hakim juga membatalkan pendaftaran Merek atas nama tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya.
 
Kasus ini terjadi antara Inter IKEA Systems B.V. yang merupakan perusahaan yang didirikan di Belanda sebagai penggugat melawan PT. Angsa Daya sebagai tergugat I atau pemohon Peninjauan Kembali dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai tergugat II. Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa merek IKEA milik penggugat adalah merupakan merek terkenal dan menyatakan batal atas pendaftaran merek IKEMA milik tergugat I yang termasuk dalam kelas 19. Pada tingkat Kasasi, majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt.Sus/2011).
 
Dalam kasus ini, dasar hukum yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU 15/2001”).
 
Menjadi perhatian, pada tingkat Peninjauan Kembali, majelis hakim menyatakan kelas barang milik IKEMA adalah kelas 19 yang berbeda dengan kelas barang merek IKEA yaitu kelas 11, 21, 24, 35, dan 42 sehingga penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 15/2001[5] (mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya) yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat.
 
Majelis hakim juga berpendapat bahwa Pasal 6 ayat (2) UU 15/2001[6] tidak dapat diterapkan karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu belum diatur pada saat itu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas.
 
Pada amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT. Angsa Daya dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 697 K/Pdt.Sus/2011.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, Pasal 21 ayat (1) huruf c UU 20/2016 mengatur bahwa permohonan akan ditolak jika Merek yang akan Anda daftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Melihat contoh kasus yang ada berkaitan dengan sengketa terhadap Merek terkenal, perbedaan pandangan antara hakim kerap terjadi terlihat dari beberapa putusan yang berbeda terhadap kasus yang hampir mirip. Namun yang perlu diperhatikan, apabila sebuah merek telah terdaftar di Indonesia, tetapi disinyalir memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek.
 
Mengenai Pembelian Nama Domain
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 11/2008”) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”):
 
  1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
  2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
 
Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU 11/2008 disebutkan bahwa yang dimaksud melanggar hak orang lain, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
 
Jadi terkait nama domain yang hendak Anda daftarkan, pemilikan dan penggunaannya tidak dapat melanggar merek yang sudah didaftarkan sebelumnya, dalam artian jika cara penulisan nama domainnya sama persis dengan merek terdaftar, tentunya hal tersebut tidak dapat diproses.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
Referensi:
  1. WIPO - Nice Classification, diakses pada 23 Mei 2018, pukul 11.16 WIB;
 
 
 
 
 

[1] Merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar (Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 20/2016)
[2] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016
[3] Pasal 19 ayat (3) Permenkumham 67/2016
[4] Pasal 76 ayat (1) UU 20/2016
[5] Ketentuan dalam pasal tersebut sama dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016
[6] Ketentuan dalam pasal tersebut sama dengan Pasal 21 ayat (1) huruf c UU 20/2016


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi).