Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Permohonan merek anda ditolak, karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain. Maka dari itu, kami akan membahas pasal terkait, yakni Pasal 21 ayat (1) huruf a UUU MIG yang berbunyi:
Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.
Sementara itu, yang dimaksud dengan "merek yang dimohonkan lebih dahulu" adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar.
[1]
Frasa “Persamaan pada Pokoknya”
Dari bunyi pasal tersebut berikut penjelasannya, maka diketahui penentu persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan, karena unsur yang dominan yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan.
Prinsip dasar untuk menentukan ada tidaknya persamaan antara merek satu dengan merek yang lain adalah dengan cara melihat apakah ada atau tidak:
persamaan secara visual;
Persamaan secara visual adalah cara penilaian dari tampilan merek itu sendiri, seperti adanya persamaan dari segi bentuknya; dari cara penempatan unsur-unsur mereknya; dari susunan warnanya; maupun dari kombinasi unsur-unsur tersebut, dimana mengakibatkan kesan adanya persamaaan antara suatu merek dengan merek lain.
Sebagai contoh, dapat Anda lihat sengketa merek Nasional dengan merek Rasional dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 05PK/N/Haki/2006 yang menerangkan bahwa adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya persamaan bunyi ucapan dan penempatan gambar dua tangkai padi dengan merek Nasional yang terlebih dahulu terdaftar, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian (hal. 15 & 16).
persamaan secara fonetik/bunyi ucapan;
Persamaan secara fonetik adalah cara penilaian dari cara pengucapan atau bunyi yang terdengar dari merek tersebut sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.
persamaan secara konseptual.
Persamaan secara konseptual adalah cara penilaian dari adanya kesamaan konsep (filosofi) dan makna yang terkandung dalam suatu merek, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.
Sebagai contoh, dapat Anda lihat sengketa merek Crocodile dengan gambar buaya dan Chillington dengan merek lain, Crocodile, dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 162K/Pdt.Sus/2012 yang menerangkan bahwa, merek dagang Penggugat, Crocodile dengan gambar buaya dan Chillington, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Tergugat. Crocodile, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut dan dalam kelas yang sama (hal. 7).
Berdasarkan uraian tersebut, pada merek yang didaftarkan sebagaimana yang Anda maksud, pemeriksa merek tidak hanya akan membandingkan merek lukisan dengan merek lukisan lain, tetapi pemeriksa akan memeriksa dengan cara mencari padanan arti atau makna dari merek lukisan Anda dalam database merek di kantor merek, baik berupa merek yang sudah terdaftar dan/atau merek yang sudah diajukan lebih dahulu.
Ketika dalam hasil pemeriksaan, pemeriksa menemukan ada merek kata (word mark) dengan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis dengan merek Anda, maka pemeriksa dapat memutuskan untuk menolak merek Anda. Merek lukisan “Kepala Macan” dianggap mempunyai makna yang sama dengan frasa “Lion Head”, sehingga pemeriksa menilai terdapat persamaan secara konseptual di dalamnya.
Barang Sejenis atau Tidak Sejenis dan Arti Diterima Sebagian
Terhadap permohonan pendaftaran merek yang dinyatakan diterima sebagian jenis barang/jasanya, berarti merek tersebut hanya diterima untuk sebagian jenis barang/jasa saja dan untuk sisanya sebagian yang lain ditolak, karena ada kesamaan dengan merek lain.
Hal ini, karena, menurut hemat kami, tidak dimungkinkan ada merek yang sama dengan barang/jasa yang sejenis dengan merek lain, karena akan mengakibatkan kebingungan konsumen atas asal usul barang/jasa tersebut.
Penilaian terhadap persamaan pada pokoknya selain mempertimbangkan ada tidaknya persamaan sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga mempertimbangkan ada tidaknya kesamaan jenis barang dan/atau jasa.
-
sifat dari barang dan/atau jasa;
tujuan dan metode penggunaan barang;
komplementaritas barang dan/atau jasa;
kompetisi barang dan/atau jasa;
saluran distribusi barang dan/atau jasa;
konsumen yang relevan; atau
asal produksi barang dan/atau jasa.
Pada kasus Anda, di mana merek Anda di kelas jasa 35 ditolak oleh merek lain di kelas barang 25, pemeriksa merek telah melakukan pemeriksaan silang dengan memeriksa antara kelas barang dengan kelas jasa yang hasilnya, jasa “butik” dianggap sejenis dengan jenis barang “pakaian, celana panjang, rok, sendal, sepatu, topi, ikat pinggang”, sehingga merek Anda ditolak sebagian sepanjang jenis jasa butik.
Di dalam butik, menurut hemat kami, pasti menjual pakaian dengan segala perlengkapannya, maka akan menyesatkan konsumen apabila ada butik dengan merek yang sama dengan merek pihak lain yang memproduksi jenis barang pakaian, celana panjang, rok, sendal, sepatu, topi, ikat pinggang.
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, pemeriksa merek menilai adanya persamaan kompetisi antara jenis barang/jasa, ada persamaan saluran distribusi barang/jasa, ada persamaan konsumen yang relevan, dan ada persamaan asal produksi barang/jasa.
Contoh Kasus
Dalam sengketa merek Holland Bakery, Majelis Hakim membatalkan merek Bakeri Holan dan Holland untuk kelas jasa 42, yakni jasa penyediaan makanan dan minuman (restaurant), bar, kedai kopi (cafe), cafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan (snack bar), warung kopi (coffee shop), dan lain-lain, karena dinilai memiliki kesamaan dengan merek Holland Bakery yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang roti-roti, kue-kue di kelas 30 (hal. 13 & 14).
Sementara itu, untuk sengketa pembatalan merek Natasha, Majelis Hakim menilai bahwa merek Natasha di kelas 3 untuk segala macam kosmetika, bedak wangi, minyak wangi, minyak rambut, dan lain-lain mempunyai persamaan dengan merek Natasha milik pihak lain yang sudah terdaftar untuk jenis jasa di kelas 44 (hal. 42), yakni jasa salon kecantikan, perawatan kulit, perawatan kecantikan, salon perawatan kecantikan kulit secara medis, dan lain-lain.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
[1] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG