Adakah Perlindungan Hukum untuk Merek Belum Terdaftar?

PERTANYAAN

Apakah pemilik merek yang belum memiliki nomor pendaftaran bisa menuntut? Kapan dimulai perlindungan merek? Adakah perlindungan hukum atas merek yang belum terdaftar?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Perlindungan Hukum atas Merek yang Belum Terdaftar?, yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 16 September 2019.

Hak Atas Merek

KLINIK TERKAIT

Legalkah Mencetak Logo Bahasa Pemrograman pada Barang Dagangan?

12 Sep, 2019

Penggunaan Merek Terdaftar untuk Nama Varian Produk

10 Sep, 2019

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

15 Jul, 2019

Apabila Petani Kopi Tidak Menggunakan Indikasi Geografis untuk Produknya

10 Jul, 2019

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[1]

Baca juga: Perlindungan Hak Merek, Ini Syarat Mendapatkannya

Secara prinsip, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek setelah merek tersebut terdaftar. Pasal 3 UU MIG mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum untuk diterbitkan sertifikat.[2]

Konsekuensinya, pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan segala upaya hukum yang diatur dalam UU MIG dan perubahannya, juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan merek, termasuk untuk mengajukan pengajuan penetapan sementara untuk:[3]

1. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan;
2. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut;
3. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
4. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar yang hanya dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pemilik merek yang belum terdaftar? Apakah sama sekali tidak memiliki perlindungan hukum?

Perlindungan Hukum Secara Terbatas Kepada Pemilik Merek Tidak Terdaftar

UU MIG sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja pada dasarnya tetap memberikan perlindungan hukum secara terbatas kepada pemilik merek tidak terdaftar, selama pemilik merek tersebut memenuhi kualifikasi tertentu. Berdasarkan praktik pengalaman penulis, dengan adanya perlindungan hukum, pemilik merek tidak terdaftar yang memenuhi kualifikasi tertentu dapat melindungi kepentingan dan haknya untuk menempuh upaya hukum, yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan, gugatan penghapusan, maupun gugatan pelanggaran merek.

Pertama, untuk gugatan pembatalan, Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU MIG mengatur bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri Hukum, dengan alasan pembatalan yang diatur pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG.

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU MIG mendefinisikan pemilik merek tidak terdaftar sebagai pemilik merek yang beriktikad baik tetapi mereknya tidak terdaftar atau pemilik merek terkenal tetapi mereknya tidak terdaftar. Dengan demikian, tidak semua pemilik merek belum terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan, namun hanya pemilik merek yang memenuhi syarat formalitas yang disebutkan di atas yang dapat mengajukan gugatan pembatalan.

Kedua, untuk gugatan penghapusan, Anda dapat berpedoman pada Pasal 74 UU MIG jo. Putusan MK No. 144/PUU-XXI/2023 yang mengatur bahwa:

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
2. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:

1. larangan impor;
2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
3. larangan serupa lainnya, termasuk dalam kondisi force majeure yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Namun, sepanjang penelusuran kami, UU MIG dan perubahannya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi “pihak yang berkepentingan”.

Dalam praktiknya, melalui beberapa putusan pengadilan seperti Putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 52/Pdt.Sus-Hki/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, frasa “pihak yang berkepentingan” ditafsirkan sebagai “pihak yang pendaftarannya terhalang akibat adanya merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek miliknya”.

Dengan terbukanya ruang interpretasi atas frasa “pihak yang berkepentingan” ini, maka dalam mengajukan upaya hukum, sangat disarankan bagi penggugat maupun kuasanya untuk dapat menjelaskan dan membuktikan adanya kepentingan hukum yang nyata dan berdampak bagi penggugat tersebut dari merek terdaftar yang sudah tidak digunakan.

Ketiga, untuk gugatan ganti rugi, UU MIG melalui Pasal 83 ayat 2 dan Penjelasannya secara khusus memberikan kemungkinan bagi pemilik merek terkenal namun mereknya belum terdaftar, untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek atas dasar adanya perbuatan curang oleh pihak lain. Namun, penting untuk dicatat pengajuan gugatan ini juga tetap memerlukan pembuktian yang kuat mengenai pemenuhan kriteria merek terkenal tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023;
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.Sus-Hki/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

---

[1] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”)

[2] Penjelasan Pasal 3 UU MIG

[3] Pasal 94 UU MIG