Saya pernah mendaftarkan merek berupa lukisan kepala macan, untuk kelas jasa 35. Kemudian, saya mendapatkan surat dari kantor Direktorat Merek yang menyatakan merek saya diterima sebagian saja untuk jenis barang jasa retail pengecer, periklanan, manajemen bisnis. Sementara untuk jenis barang butik ditolak, karena dikatakan ada persamaan dengan merek lain, yakni merek Lion Head yang terdiri dari kata-kata saja di kelas barang 25.
Mengapa merek saya lukisan kepala macan bisa ditolak oleh merek Lion Head? Karena menurut saya keduanya berbeda kelas.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Pacific Patent Multiglobal dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Desember 2019.
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak
Perlu diketahui sebelumnya, dalam pemeriksaan substantif merek, pemeriksa akan memeriksa permohonan merek, salah satunya berdasarkan ketentuan Pasal 21ayat (1)UU MIG.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Dalam pasal tersebut diatur bahwa permohonan merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
indikasi geografis terdaftar.
Menurut hemat kami, permohonan merek Anda ditolak dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang kemungkinannya telah dimohonkan lebih dahulu sebagaimana disebutkan di atas. Adapun menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Lalu, yang dimaksud dengan “merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar.[1]
Pengertian persamaan pada pokoknya sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan doktrin nearly resembles yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan hakikatnya dengan merek orang lain apabila merek tersebut memiliki kemiripan (identical) atau hampir menyerupai merek orang lain.[2]
Frasa “Persamaan pada Pokoknya”
Menurut Bernadete Nurmawati dalam bukunya Hukum Merek (hal. 100) penentuan adanya kemiripan dapat didasarkan pada beberapa faktor, seperti:
kemiripan persamaan gambar;
hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
tidak mutlak barang harus sejenis atau sekelas; dan
pemakaian merek menimbulkan kebingungan nyata (actual confusion) atau menyesatkan (deceive) masyarakat konsumen.
Sedangkan, penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana disebutkan pada pasal di atas bisa dilakukan secara visual, konseptual, dan fonetik, sebagaimana disebutkan pada artikel Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya. Adapun prinsip dasar untuk menentukan ada tidaknya persamaan antara merek satu dengan merek yang lain adalah dengan cara melihat apakah ada atau tidak:
Persamaan Secara Visual
Persamaan secara visual adalah cara penilaian dari tampilan merek itu sendiri, seperti adanya persamaan dari segi bentuknya; dari cara penempatan unsur-unsur mereknya; dari susunan warnanya; maupun dari kombinasi unsur-unsur tersebut, di mana mengakibatkan kesan adanya persamaaan antara suatu merek dengan merek lain.
Sebagai contoh, dapat Anda lihat sengketa merek ‘Nasional’ dengan merek ‘Rasional’ dalam Putusan MA No. 05PK/N/Haki/2006 yang menerangkan bahwa adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya persamaan bunyi ucapan dan penempatan gambar dua tangkai padi dengan merek ‘Nasional’ yang terlebih dahulu terdaftar, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian (hal. 15-16).
Persamaan Secara Fonetik/Bunyi Ucapan
Persamaan secara fonetik adalah cara penilaian dari cara pengucapan atau bunyi yang terdengar dari merek tersebut sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.
Sebagai contoh, dapat Anda lihat sengketa merek ‘Sanyo’ dengan merek ‘Sangyo’ dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 13/Merek/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menerangkan bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya, utamanya dalam ucapan kata atau suara antara merek ‘Sanyo’ dengan ‘Sangyo’. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan pendaftaran merek ‘Sangyo’ (hal. 9-10).
Persamaan Secara Konseptual
Persamaan secara konseptual adalah cara penilaian dari adanya kesamaan konsep (filosofi) dan makna yang terkandung dalam suatu merek, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.
Sebagai contoh, dapat Anda lihat sengketa merek ‘Crocodile’ dengan gambar buaya dan Chillington dengan merek lain, ‘Crocodile’, dalam Putusan MA No. 162K/Pdt.Sus/2012 yang menerangkan bahwa, merek dagang penggugat, ‘Crocodile’ dengan gambar buaya dan Chillington, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang tergugat. ‘Crocodile’, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut dan dalam kelas yang sama (hal. 7).
Berdasarkan uraian tersebut, pada merek yang didaftarkan sebagaimana yang Anda maksud, pemeriksa merek tidak hanya akan membandingkan merek lukisan dengan merek lukisan lain, tetapi pemeriksa akan memeriksa dengan cara mencari padanan arti atau makna dari merek lukisan Anda dalam database merek di kantor merek, baik berupa merek yang sudah terdaftar dan/atau merek yang sudah diajukan lebih dahulu.
Ketika dalam hasil pemeriksaan, pemeriksa menemukan ada merek kata (word mark) dengan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis dengan merek Anda, maka pemeriksa dapat memutuskan untuk menolak merek Anda. Dalam hal ini, menurut hemat kami, merek lukisan “Kepala Macan” dianggap mempunyai makna yang sama dengan frasa “Lion Head”, sehingga pemeriksa menilai terdapat persamaan secara konseptual di dalamnya.
Barang Sejenis atau Tidak Sejenis dan Arti Diterima Sebagian
Kemudian, permohonan pendaftaran merek yang dinyatakan diterima sebagian jenis barang/jasanya, berarti merek tersebut hanya diterima untuk sebagian jenis barang/jasa saja dan untuk sisanya sebagian yang lain ditolak, karena ada kesamaan dengan merek lain.
Hal ini karena tidak dimungkinkan ada merek yang sama dengan barang/jasa yang sejenis dengan merek lain, karena akan mengakibatkan kebingungan konsumen atas asal usul barang/jasa tersebut.
Penilaian terhadap persamaan pada pokoknya selain mempertimbangkan ada tidaknya persamaan sebagaimana tersebut di atas, tetapi juga mempertimbangkan ada tidaknya kesamaan jenis barang dan/atau jasa.
Selanjutnya, terkait kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis, dilakukan antara barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, dengan melihat ada tidaknya kesamaan dalam hal:
sifat dari barang dan/atau jasa;
tujuan dan metode penggunaan barang;
komplementaritas barang dan/atau jasa;
kompetisi barang dan/atau jasa;
saluran distribusi barang dan/atau jasa;
konsumen yang relevan; atau
asal produksi barang dan/atau jasa.
Pada kasus Anda, di mana merek Anda di kelas jasa 35 ditolak oleh merek lain di kelas barang 25, maka pemeriksa merek telah melakukan pemeriksaan silang dengan memeriksa antara kelas barang dengan kelas jasa yang hasilnya. Dalam hal ini, jasa “butik” dianggap sejenis dengan jenis barang “pakaian, celana panjang, rok, sendal, sepatu, topi, ikat pinggang”, sehingga merek Anda ditolak sebagian sepanjang jenis jasa butik.
Menurut KBBI,butikadalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern, terutama untuk wanita, yang sesuai dengan mode mutakhir dengan segala kelengkapannya.
Di dalam butik, menurut hemat kami, pasti menjual pakaian dengan segala perlengkapannya, maka akan menyesatkan konsumen apabila ada butik dengan merek yang sama dengan merek pihak lain yang memproduksi jenis barang pakaian, celana panjang, rok, sendal, sepatu, topi, ikat pinggang.
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, pemeriksa merek menilai adanya persamaan kompetisi antara jenis barang/jasa, ada persamaan saluran distribusi barang/jasa, ada persamaan konsumen yang relevan, dan ada persamaan asal produksi barang/jasa.
Contoh Kasus
Kasus serupa terkait persamaan pada pokoknya dari suatu merek dengan merek lain untuk jenis barang dengan jenis jasa dapat dilihat lebih lanjut pada contoh kasus sengketa dalam Putusan MA No. 05K/N/HaKI/2003.
Dalam sengketa merek ‘Holland Bakery’, Majelis Hakim membatalkan merek ‘Bakeri Holan’ dan ‘Holland’ untuk kelas jasa 42, yakni jasa penyediaan makanan dan minuman (restaurant), bar, kedai kopi (cafe), cafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan (snack bar), warung kopi (coffee shop), dan lain-lain, karena dinilai memiliki kesamaan dengan merek ‘Holland Bakery’ yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang roti-roti, kue-kue di kelas 30 (hal. 13 & 14).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
