Pendaftaran Merek dari Dua Perusahaan dalam Satu Grup

PERTANYAAN

PT A mempunyai sertifikat merek untukwww.andrea.net. Sedangkan, PT B yang sahamnya dimiliki oleh PT A mengajukan merek "andrea FM" tetapi ditolak oleh Ditjen KI karena ada persamaan denganwww.andrea.net. Pada saat pengajuan sanggahan PT A sudah melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dan informasi bahwa antara PT A dan PT B adalah sesama anak perusahaan dalam satu grup yang sama dan mempunyai susunan pengurus yang sama. Jika PT B mengajukan banding ke Komisi Banding, apakah masih ada peluang untuk diterimanya permohonan banding atau ada solusi lain yang bisa dilakukan oleh PT B?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Pendaftaran Merek Ditolak Padahal Beda Kelas?

30 Sep, 2025

Apa Arti TM dan R dalam Merek Dagang?

10 Sep, 2025

Ketentuan Perjanjian Lisensi Merek dan Royaltinya

25 Jun, 2025

Bolehkah Repackaging Barang Impor dengan Merek Sendiri?

12 Feb, 2025

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari dan Irbar Susanto, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 15 Juli 2011, yang pertama kali dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada 23 Agustus 2018.

Persamaan Pada Pokoknya

Mengenai alasan ditolaknya permohonan merek dapat merujuk pada Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016, yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. indikasi geografis terdaftar.

Selain itu, dapat juga ditemukan pada Pasal 21 ayat (2) UU 20/2016, yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut:

1. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam kasus Anda, menurut hemat kami ditolaknya merek yang diajukan oleh PT B karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.[1]

Persamaan Merek dengan Perusahaan Satu Grup

Dari pertanyaan yang Anda sampaikan, perlu kami garis bawahi bahwa ada 2 subjek hukum yang berbeda di sini, yaitu PT A dan PT B.

PT A telah memiliki sertifikat merek untuk “www.andrea.net”. Kemudian, PT B mengajukan permohonan pendaftaran merek “andrea FM” dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”).

Meski PT B sahamnya dimiliki oleh PT A, tapi keduanya tetap merupakan 2 subjek hukum yang berbeda. Kami akan menjawab melalui contoh kasus yang kami telusuri.

Pada laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dapat ditemukan merek BCA Sekuritas yang telah terdaftar dan dimiliki oleh PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. Sementara itu, terdapat juga merek BCA FINANCE yang telah terdaftar dan dimiliki oleh PT BCA FINANCE.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk dan PT BCA FINANCE merupakan 2 subjek hukum yang berbeda. Namun, sebagaimana disebutkan dalam artikel Perusahaan Anak pada laman BCA, PT BCA FINANCE merupakan anak perusahaan dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.

Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya dimungkinkan jika 2 perusahaan pada satu grup yang sama memiliki merek terdaftar yang terdapat unsur persamaan pada pokoknya. Tentunya pernyataan tidak keberatan dari PT A dan PT B sebagaimana dalam kasus Anda dapat menguatkan untuk dapat diterimanya permohonan pendaftaran merek.

Solusi lain yang mungkin dapat ditempuh yaitu PT A yang mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut (andrea FM) kepada Ditjen KI. Setelah merek tersebut terdaftar di Ditjen KI, kemudian PT A memberikan lisensi kepada PT B. Dengan perjanjian lisensi itulah maka PT B dapat menggunakan merek terdaftar milik PT A sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) UU 20/2016 berikut:

Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

1. Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), yang diakses pada 18 Juli 2025, pukul 11.04 WIB;
2. Perusahaan Anak, yang diakses pada 18 Juli 2025, pukul 11.12 WIB.

---

[1] Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis