Menurut Kurniaman, permohonan merek dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar yang dimiliki pihak lain yang lebih dahulu melakukan permohonan ke DJKI untuk barang dan/atau jasa sejenis.
“Penekanan di sini adalah untuk barang dan/atau jasa sejenis, bukan yang sekelas. Karena bisa jadi barang jasa yang sekelas itu tidak sejenis, atau bahkan bisa jadi permohonan merek yang berbeda kelas bisa dikategorikan sejenis barang dan/jasanya,” tuturnya.
“Perlu diketahui dalam memberikan keputusan diterima suatu merek tidak hanya menggunakan prinsip ‘first to file’, ada 2 (dua) prinsip lain yang harus diketahui pemilik merek ketika merek tersebut telah terdaftar,” ucap Kurniaman.
Kaidah yang digunakan DJKI dalam menyelesaikan proses permohonan merek berdasarkan prinsip yang terdapat di dalam peraturan undang undang yang berlaku yaitu prinsip first to file, prinsip teritorialitas, dan prinsip kekhususan. Prinsip teritorialitas yaitu hanya terbatas pada ruang lingkup negara di mana permohonan merek tersebut diajukan. Sedangkan prinsip lainnya, adalah prinsip kekhususan, bahwa perlindungan merek hanya diberikan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tercatat dalam sertifikat merek.
Jika pemilik merek ingin memperluas ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa yang tidak tercangkup pada sertifikat merek maka pemilik merek tersebut harus mengajukan permohonan baru. Sepanjang merek yang diajukan ke DJKI telah memenuhi kaidah tersebut, secara hukum tidak masalah dan dapat dilanjutkan proses pendaftarannya.
Untuk diketahui PT Terbit Financial Technology mengajukan gugatan ke PN Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat) pada 2 November tahun lalu. Gugatan sengketa merek ini terdaftar dalam dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Jkt.Pst.