• sifat dari barang dan/atau jasa;
• tujuan dan metode penggunaan barang;
• komplementaritas barang dan/atau jasa;
• kompetisi barang dan/atau jasa;
• saluran distribusi barang dan/atau jasa;
• konsumen yang relevan; atau
• asal produksi barang dan/atau jasa.
Ketiga, terdapat 48 jenis kelas merek yang berbeda. Ade menjelaskan pemilik merek harus memilih kelas yang tepat. Pada dasarnya satu merek bisa didaftarkan di 48 kelas merek yang ada. Namun, dia mengingatkan merek tak perlu didaftarkan pada kelas yang tidak sesuai dengan jenis usaha.
“Misalnya Filosofi kopi. Itu mendaftarkan bisa di berbagai kelas, ada didaftar hak cipta dan masuk ke kelas merek. Kalau buku itu masuk dalam kelas 16, pasti pilih kertas, biaya dalam satu per kelas Rp2 juta untuk satu merek dan satu kelas. Kemudian dari kelas 16 ini ada sub-nya dan harus dipilih juga. Ini mempengaruhi biaya, kalau mau ambil semua kelas, maka harus nambah biaya, kalau paham produk kita apa saja, yang enggak perlu jangan didaftar,” kata dia.
Meskipun merek dapat didaftarkan di berbagai kelas, namun terdapat pemeriksaan substantif yang pada dasarnya melakukan pengecekan terhadap merek yang akan didaftarkan. Berdasarkan Pasal 20 Permenkumham No 67/2016, merek tidak dapat didaftar jika:
- bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
Keempat, perlindungan merek hanya dilindungi di negara dimana merek didaftarkan. Artinya, merek wajib didaftarkan di negara tujuan produk akan dijual.
Kelima, pendaftaran merek dapat ditolak atau tidak dapat diterima. Merek ditolak jika memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permenkumhan No 67/2016.
Pasal 21 ayat (1) Permenkumhan No 67/2016 menyebutkan merek ditolak apabila merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: