Dalam perkara Inter IKEA System BV vs. PT Ratania Khatulistiwa (Putusan MA No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015) tersebut, kaidah hukum yang diangkat sepertinya sederhana, yaitu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Penggugat/Termohon Kasasi (PT Ratania Khatulistiwa) menuntut dinyatakan sahnya pendaftaran merek “ikea” pada Ditjen HKI, serta menuntut penghapusan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi (Inter IKEA System BV).
Sepertinya sebuah permasalahan hukum sederhana, karena pada kenyataannya perkara tersebut mengandung dua permasalahan hukum berbeda, yaitu penghapusan dan sekaligus pendaftaran merek terkait. Untuk penghapusan merek diatur dalam Pasal 61 UU No. 15/2001 tentang Merek (lama), sementara untuk pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No. 15/2001 tentang Merek (lama).
Meskipun undang-undang sendiri sebenarnya telah mengatur kedua permasalahan tersebut secara terpisah, dalam praktiknya hakim berpendapat lain. Pendeknya, Pengadilan Niaga mengabulkan kedua jenis gugatan tersebut, sehingga Tergugat mengajukan permohonan kasasi.
Dalam permohonan kasasinya yang cukup panjang, kuasa hukum Tergugat pada intinya beralasan bahwa Penggugat seharusnya tidak berkepentingan dan tidak beriktikad baik, karena hanya bermaksud meniru ketenaran merek pihak lain. Selanjutnya, pihak Tergugat juga mempertanyakan kredibilitas hasil survei yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tidak digunakannya merek terdaftar terkait. Kemudian, Tergugat mempertanyakan pula kewenangan Pengadilan Niaga yang tak hanya mengabulkan gugatan penghapusan, namun juga menyatakan sahnya pendaftaran yang seharusnya menjadi kewenangan Ditjen HKI.
Sehubungan dengan permohonan kasasi tersebut, mayoritas majelis hakim kasasi dalam putusannya hanya berpendapat sebagai berikut:
“Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 (tiga) tahun berturut turut dapat dihapus dari Daftar Umum Merek, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang/jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama Tergugat masing-masing Nomor IDM000092006 dan Nomor IDM000277901 telah tidak digunakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdaftar pada Turut Tergugat, karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;”
Sementara, salah satu hakim majelis yang berpendapat berbeda menyatakan:
“Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan untuk dihapus, secara kasat mata toko-toko milik Tergugat yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup besar berada di Jalan alam Sutera Tangerang/Banten, sehingga dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek tidak dapat di terapkan;”