Hal ini juga pernah dibuktikan sendiri oleh pengalaman teman penulis ketika hendak mendaftarkan suatu merek di Ditjen HKI. Ternyata merek tersebut telah didaftarkan sebelumnya pada kelas merek yang sama juga. Oleh salah seorang di bagian pendaftaran merek disarankan untuk melakukan sedikit modifikasi, sehingga nama tersebut akhirnya lolos dan akhirnya melengganglah sertifikat merek ke tangan sang klien teman tadi.
Modifikasi dan kombinasi kata inilah yang dalam prakteknya membuahkan berbagai sengketa merek. Padahal berkenaan dengan penggunaan kata kombinasi ini sendiri, di lingkungan Departemen Hukum dan HAM berlaku suatu larangan berkenaan dengan modifikasi dan kombinasi merek.
Ismail Saleh semasa menjabat Menteri Kehakiman pernah menggariskan melalui Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JHB 1/1/9 tanggal 20 Mei 1973 tentang Merek Kombinasi, bahwa agar tidak didaftar oleh Direktorat Merek (ditolak) apabila kombinasi kata yang salah satu unsur dari perkataan tersebut sudah didaftar oleh orang lain lebih dahulu. Tapi begitulah, sesuai kata orang, ganti menteri ganti kebijakan.
Tak heran jika kemudian lahir berbagai sengketa dari penggunaan kombinasi merek ini, bahkan untuk merek yang telah mendunia sekalipun seperti dalam kasus merek GIANNI VERSACE dengan DANATELLA VERSACE (No. 17/Merek/2003/PN. Niaga Jkt. Pst.), dimana dalam hal ini terdapat persamaan pada pokoknya yaitu kata VERSACE. Contoh lainnya adalah merek VERSUS dengan V2 VERSI VERSUS (No. 77/Merek/2003/PN.Niaga Jkt. Pst).
Padahal penggunaan maupun penjiplakan istilah asing ini adalah haram hukumnya menurut putusan hakim dalam perkara Nike. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 220 K/Pdt/1986 ini menyatakan bahwa warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing.
Praktek Bisnis Adalah Penting
Sejatinya, walaupun penggunaan kata-kata dalam merek sangatlah variatif kemiripannya, tidaklah akan memancing timbulnya sengketa merek jika memang dalam praktik bisnis dilakukan secara jujur tanpa adanya itikad buruk. Namun kenyataan berbicara lain. Banyak sekali tingkah polah pengguna merek yang berusaha menyerempet atau mendompleng cara penggunaan merek lain yang sudah sukses di pasaran.
Walaupun mereknya berbeda secara artikulasi kata, namun seringkali kemasan produk baik berupa bentuk kemasan maupun penggunaan serta permainan warna beserta unsur desain lainnya justru mengecoh konsumen yang sudah terbiasa dengan suatu merek tertentu. Masalah ini lebih dikenal dengan istilah trade dress. Sayangnya pada banyak sengketa merek, hal ini tidaklah banyak membantu karena kebanyakan proses pembuktian hanya melibatkan sertifikat merek saja.