Sedangkan praktisi HKI, Gunawan Suryomurcito berharap bahwa dalam melakukan pemeriksaan substantif, Ditjen HKI harus memiliki pedoman untuk menilai kriteria ‘persamaan pada pokoknya'.
Masalahnya bisa saja suatu merek dinilai tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, namun bisa saja pendaftar merek tersebut mengubah sedikit pada saat pemakaiannya. Sehingga menyerupai suatu merek terkenal, ujar Gunawan yang dihubungi hukumonline beberapa waktu lalu.
Gunawan mencontohkan kasus merek Oreo dan Rodeo. Kalau dilihat mereknya tentu tidak ada persamaan, namun kemasan biskuit Rodeo sangat menyerupai kemasan dari biskuit Oreo yang sudah menjadi merek terkenal. Sehingga sangat mungkin konsumen terkecoh apabila melihatnya secara sepintas.
Menurut Gunawan dalam kondisi seperti inilah sulit bagi Ditjen HKI untuk mengetahuinya. Walau demikian, dia menyimpulkan masih ada upaya perlawanan dengan cara mengajukan penghapusan atas merek tersebut apabila timbul sengketa. Sehingga pada akhirnya hakim yang akan menentukan.
Persaingan curang
Kembali menurut Insan, dengan perkembangan di bidang merek, sering ditemui produk yang kemasannya serupa, tapi tidak termasuk persoalan merek. Misalnya kasus Oreo dengan Rodeo, menurutnya tidak masuk dalam lingkup merek ataupun desain industri.
Karena itu dia mengusulkan pembentukan undang-undang anti persaingan curang, yang mengkhususkan kecurangan dalam bidang merek. UU ini nanti berbeda dengan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.
Ini yang sebenarnya perlu dikembangkan, seperti di Amerika yang mengeluarkan Dilution Act. Hal ini dilakukan untuk memberikan penafsiran yang lebih baik untuk ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, 382 bis KUHP tentang persaingan curang itu tidak memadai, tandas Insan. Dilution Act yang dimaksud Insan adalah Trademark Dilution Section of the American Lanham Act.