Berkaitan dengan gugatan di atas, PN Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst., dimana hakim memutuskan bahwasanya menolak gugatan oleh Penggugat dikarenakan majelis hakim yang menerima eksepsi dari Tergugat untuk sebagian. Karena tidak terima dengan putusan tersebut, hal ini membuat pihak DC Comics melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung.
Terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan DC Comics, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 menyatakan bahwa DC Comics bukan pemegang hak atas merek “Superman”. Hal ini berkaitan dengan prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dimana pihak pertama yang mendaftarkan mereknya, maka pihak tersebut yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam kasus tersebut, PT Marxing Fam Makmur dahulu yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman”. Karena itu, yang berhak atas merek “Superman” adalah PT Marxing Fam meskipun merek “Superman” milik DC Comics sudah terkenal terlebih dahulu.
DC Comic melayangkan kembali gugatan terhadap merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dimana pada perkara inilah gugatan milik DC Comics diterima oleh majelis hakim dengan putusan nomor: 29/Pdt.Sus/2019/PN.Niaga.JktPts. Putusan tersebut membuat merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur tidak dapat digunakan lagi.
Akibatnya, dari kasus di atas terjadi sengketa hukum yang panjang dan kompleks. Pihak yang telah lama menggunakan merek harus membuktikan iktikad baik, penggunaan yang konsisten, dan bahkan menempuh jalur pembatalan merek di pengadilan. Sementara itu, pihak yang mendaftarkan lebih dulu, meskipun bukan pemilik asli, memegang posisi hukum yang lebih kuat secara formal. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa menunda pendaftaran merek bisa berujung pada hilangnya hak atas identitas usaha yang telah lama dibangun.
Meskipun tampak sederhana, prinsip ini kerap menjadi pemicu sengketa, khususnya dalam konteks Pendaftaran Merek oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Beberapa alasan umum mengapa sengketa terjadi antara lain adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran HKI; adanya pihak yang dengan sengaja mendaftarkan merek milik orang lain (bad faith); dan pemahaman yang keliru bahwa penggunaan lebih lama sudah cukup untuk melindungi hak. Sebab dalam praktiknya, DJKI tidak memverifikasi siapa yang pertama kali menggunakan merek di pasaran, melainkan melindungi berdasarkan keabsahan dokumen dan tanggal permohonan suatu merek yang diajukan.
Pelajaran yang dapat diambil dari kasus di atas dan langkah pencegahannya yaitu mendaftarkan suatu merek sejak dini ke DJKI, yang dapat dimulai sejak merek direncanakan atau akan digunakan. Melakukan pengawasan merek (trademark watching) untuk memastikan tidak ada pihak lain yang mencoba mendaftarkan merek yang serupa. Bertindak cepat apabila terjadi sengketa, langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu segera ajukan keberatan atau oposisi, pembatalan, atau gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan konsultan kekayaan intelektual yang profesional agar membantu menghindari kesalahan strategis dan pendampingan secara hukum.
Prinsip first to file bukan sekadar soal siapa yang lebih dulu mendaftarkan, tapi juga soal kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga identitas dan aset intelektual, terutama dalam era persaingan bisnis yang kian ketat, merek bukan hanya nama, melainkan berupa aset, nilai, reputasi, dan jati diri.
*) Wiwin Agustina, S.H., Associate di Kartini Djohan Consulting (KDC)
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
