Beberapa Kiat Menanggapi Permohonan Pendaftaran Merek yang Ditolak di Indonesia

Ada dua jenis pemberitahuan dari Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam suatu proses Permohonan Pendaftaran Merek. Pemberitahuan ini disebabkan temuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Pemberitahuan pertama yaitu Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Merek (Penolakan Awal). Penolakan Awal adalah pemberitahuan dari Direktorat Merek bahwa merek yang diajukan oleh pemohon pendaftaran merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Merek.

Sebagai contoh, pemohon A mengajukan permohonan pendaftaran merek “XYZ” di kelas barang 25, tapi telah lebih dahulu ada pihak lain (pihak B) yang mendaftarkan merek “XYZ” di kelas barang sejenis. Pemohon yang mendapat Penolakan Awal diberi kesempatan dalam waktu 30 hari kerja—sesuai Pasal 24 ayat (3) UU Merek—untuk menyampaikan tanggapan dan argumentasi hukum agar permohonannya ditinjau ulang. Apabila tanggapannya diterima, maka Direktorat Merek akan menerbitkan sertifikat merek.

Baca juga:

• Ingin Daftarkan Merek? Ini Cara Hindari Kemiripan Pada Merek
• Penjelasan tentang Aset Hak Kekayaan Intelektual Milik Debitor Pailit
• Simak! Begini Tips Membuat Draf Permohonan Perlindungan Paten

Sebaliknya, tanggapan pemohon atas Penolakan Awal yang gagal meyakinkan Direktorat Merek akan berujung Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Merek (Penolakan Tetap). Penolakan Tetap adalah pemberitahuan dari Direktorat Merek bahwa tanggapan atas Penolakan Awal yang diajukan pemohon tidak diterima. Alasan tidak diterimanya tanggapan itu ada dua. Pertama, pemohon tidak memberikan tanggapan atas Penolakan Awal yang disampaikan oleh Direktorat Merek. Kedua, pemohon tidak dapat menguraikan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang dapat menyanggah Penolakan Awal yang disampaikan oleh Direktorat Merek.

Dalam tahap Penolakan Tetap, pemohon masih diberi kesempatan dalam waktu 90 hari kerja— sesuai Pasal 29 ayat (1) UU Merek—untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek. Fungsi komisi ini adalah memeriksa, mengkaji, menilai, menganalisis, hingga memberi keputusan terhadap suatu permohonan banding atas Penolakan Tetap. Permohonan banding ke Komisi Banding Merek mengharuskan pemohon menyampaikan argumentasi hukum untuk menyanggah surat Penolakan Tetap.

Beberapa Kiat

Ada hal-hal yang perlu disampaikan secara tegas menanggapi baik Penolakan Awal maupun Penolakan Tetap. Pertama, tanggapan atas dua jenis penolakan tadi perlu melampirkan bukti-bukti pendukung serta dikemas dengan gaya bahasa hukum yang mudah dipahami Pemeriksa Merek di Direktorat Merek. Namun, perlu dicatat bahwa prosesnya tidak sama dengan pengajuan gugatan di Pengadilan tingkat pertama. Jangan bayangkan akan terdapat berbagai macam tahapan seperti sidang pertama, replik, duplik, akta bukti, saksi, hingga kesimpulan.

Tanggapan atas Penolakan Awal dan Penolakan Tetap diajukan melalui electronic filing yang telah disediakan oleh DJKI pada website https://merek.dgip.go.id/. Pemohon hanya perlu mengunggah salinan dokumen tanggapan serta dokumen pendukung lainnya secara daring pada situs web yang disediakan.

Selanjutnya, ada beberapa argumentasi hukum yang bisa diajukan oleh pemohon sebagai berikut. Anda bisa mencobanya saat menghadapi baik Penolakan Awal maupun Penolakan Tetap. Pertama.

Argumentasi pertama, tegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek pemohon telah memenuhi ketentuan UU Merek. Pemohon harus menyangkal atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Pemohon harus membantahnya dengan menyatakan telah memenuhi ketentuan UU Merek yaitu tidak bertentangan dengan ideologi negara, memiliki daya pembeda, dan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal acuan pendaftaran merek. Perlu juga menguraikan perbedaan-perbedaan antara merek pemohon dengan merek yang menjadi dasar penolakan. Pembeda mulai dari perbedaan tampilan, penyebutan, arti, penulisan, pengucapan, warna, hingga kombinasinya telah tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Uraikan perbedaannya dengan baik.

Argumentasi kedua, sertakan merek-merek terdaftar yang memiliki persamaan di DJKI dalam kelas barang atau kelas jasa yang serupa dengan permohonan pendaftaran merek yang ditolak. Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai merek yang serupa tetapi dapat diterima permohonannya dan didaftar di DJKI. Oleh karena itu, pemohon juga dapat menyertakan merek-merek terdaftar yang memiliki persamaan di kelas barang atau kelas jasa yang serupa demi memperkuat argumentasi. Berikut ini contoh merek yang pernah dinyatakan memiliki persamaan tetapi tanggapan yang diajukan dapat diterima hingga akhirnya didaftar secara berdampingan.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, terdapat persamaan antara “SOYJOY” dan “JOYSOY” yakni kata-kata “SOY” dan “JOY” pada kelas 29. Pola yang sama dalam merek “CMD” dan “CMD+logo” mempunyai persamaan pada ucapan “CMD” di kelas yang sama. Keduanya ternyata dapat didaftar secara berdampingan (co-exist) di kelas 9.

Argumentasi ketiga, sertakan Putusan Komisi Banding Merek dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memperkuat dalil-dalil.

Argumentasi keempat, jelaskan bahwa merek pemohon merupakan merek terkenal yang telah didaftar di berbagai negara. Pemohon dapat melampirkan mulai dari bukti permohonan pendaftaran hingga sertifikat merek jika telah mendaftarkannya di luar negeri. Bukti tersebut akan berguna menguatkan argumentasi hukum pemohon dalam meyakinkan Direktorat Merek atau Komisi Banding Merek.

*)Aulia Iqbal Maulana adalah Advokat di Jakarta.